经过近四年的申请历程,驳回发明专利授权的决定送达了。许多外国申请人到此止步,以为知识产权局的决定就是终局。事实上,驳回决定是可申诉的行政决定,不少申请正是在这一阶段被挽救的——前提是申诉人清楚自己究竟在修正什么:审查员的论证、权利要求的范围,还是两者都要修正。
在考虑申诉之前,先正确理解驳回决定
驳回决定通常在以下情形后作出:申请人未答复预定驳回通知、答复的修改不符合要求,或提出的异议未被认为成立。驳回依据围绕《知识产权法》第117条的情形:技术方案不满足新颖性、创造性和工业实用性的保护条件;技术方案属于第59条不授予保护的情形;或申请仍有申请人未能克服的缺陷。
收到决定后的第一项工作,是把理由分成可补救与不可补救两类。关于申请缺陷、权利要求撰写方式、单一性不足的理由,通常可以通过修改补救。而新颖性理由若基于一篇在优先权日前公开、且确实记载了同一技术方案的文件,几乎无法仅靠论证补救。对第二类决定提起不附实质修改的申诉,只会耗费时间和费用。
申诉路径:第一次申诉、第二次申诉与行政诉讼
依据现行申诉法律,申请人可自收到驳回决定之日起九十天内,向作出决定的知识产权局局长提出第一次申诉。申诉书应明确请求:撤销驳回决定并重新审查,并附书面答辩以及(如有)在第115条界限内修改后的权利要求。这与通知阶段的一个重要区别在于:随申诉提交的修改仍必须停留在最初公开的范围内。
若不接受第一次申诉的处理结果,申诉人有两条路:向科学技术部部长提出第二次申诉,或向有管辖权的法院提起行政诉讼,请求撤销该决定。选择哪条路取决于争议性质:技术评价上的错误通常应走完行政路径,因为专业机构能审查全部审查档案;程序、权限或法律适用错误,则是行政法院的领域。
在申诉期间,应密切关注相关权利的状态:申请处于被驳回状态,与专利绑定的所有商业计划都必须重新测算;若打算就仍可保护的部分技术方案提出分案或新申请,必须尽早行动,因为这些选择受档案状态和原申请公开的限制。
成功可能性:真正决定结果的因素
越南没有公布针对发明专利驳回决定申诉成功率的官方统计,因此市场上任何百分比数字都没有可核查的依据。正确评估必须基于具体档案,从四个因素判断:核心对比文件是否确实记载了同一方案还是仅相近似;原说明书中是否有清晰的区别特征可并入独立权利要求;先前审查的错误是可指出的论证错误还是仅为观点分歧;以及同族申请在外国获得授权的范围如何。
机会最高的剧本是申诉加修改:把权利要求缩小到恰好未被对比文件破坏的部分,同时指出驳回决定组合逻辑的薄弱之处。机会最弱的是原样申诉:保持权利要求不变,只重复在通知阶段已陈述过的论点——若在范围或证据上没有任何新要素,申诉处理机关很少改变结论。
一个值得考虑的平行方案,是在档案完全关闭之前转换或分出仍有价值的部分:就未被实质驳回的客体提出分案申请,或就从未公开过的改进方案提交新申请。这些方案以优先权日换取新的机会,只有当剩余部分具有足够独立的商业价值时才值得采用。
常见问题
发明专利申请被驳回后如何申诉?
依据申诉法律,自收到驳回决定之日起九十天内向知识产权局局长提出第一次申诉,附逐条针对驳回理由的答辩及(如有)修改后的权利要求。若不接受第一次处理结果,可向科学技术部部长提出第二次申诉,或向有管辖权的法院提起行政诉讼请求撤销决定。
申诉成功的可能性有多大?
没有公布的官方比率,必须按档案评估:若驳回理由是可补救的缺陷,或原说明书中有清晰的区别特征可缩小权利要求并突破对比文件逻辑,机会较高;若优先权日前公开的文件确实记载了同一技术方案,机会则低。附实质修改的申诉,地位始终优于毫无改变的申诉。
应先修改权利要求再申诉吗?
在大多数情况下应该这样做。在《知识产权法》第115条的界限内修改——不超出最初公开的内容——能让申诉处理机关在一个新的范围上作出不同结论,而无需承认先前审查完全错误。只有当确信驳回决定错在纯粹的论证点上,例如对比文件内容被误读时,才适合不附修改地申诉。
申诉不成功可以向法院起诉吗?
可以。在第一次申诉结果之后,申请人可向有管辖权的法院提起行政诉讼,请求撤销驳回决定及申诉处理决定,视策略取代或衔接第二次申诉。需注意行政诉讼的时效,并准备完整的技术档案,因为法院审查的是决定的合法性,而不是像专业机构那样重新审查发明本身。
在放弃一份驳回决定之前,请让FLAT律师事务所连同完整的审查历史一起审阅该决定:我们把驳回理由分为可补救与不可补救两类,对附修改申诉方案与分案方案进行估价,然后才建议继续还是止步。九十天的申诉期限,比大多数人想象的过得更快。
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